————关于OEM是否侵权？————

雷石律师湛娜娜

    百度对“贴牌生产”的解释为“贴牌生产，一词源自OEM(Original Equipment Manufacturer)，英文原义是原始设备生产商。在我国往往从不同角度称之为“贴牌生产”、“代工生产”、“委托生产”、“委托加工”、“定牌制造”、“生产外包”等。虽然称谓各异，其本质都是指拥有优势品牌的企业为了降低成本，缩短运距，抢占市场，委托其它企业进行加工生产。并向这些生产企业提供产品的设计参数和技术设备支持，来满足对产品质量、规格和型号等方面的要求，生产出的产品贴上委托方的商标出售的一种生产经营模式。

    上述消费者手中持有的卡因为使用范围的单一性，应归属于单用途预付卡。商务部颁布《单用途商业预付卡管理办法》，对单用途预付卡有具体定义：单用途预付卡为符合其规定的企业发行的，仅限于在本企业或本企业所属集团或同一品牌特许经营体系内兑付货物或服务的预付凭证，包括以磁条卡、芯片卡、纸券等为载体的实体卡和以密码、串码、图形、生物特征信息等为载体的虚拟卡。

关于OEM是否侵权的问题，笔者找到近几年比较典型的案例，如下：
案例一：PRETUL案  （2014）民提字第38号   2015-11-20

最高院认为：
    储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可性能。

    商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。继而认定亚环公司不构成对莱斯公司“PRETUL及椭圆图形”商标权的侵犯。
案例二：东风案   （2016）最高法民再339号     2017-12-28

江苏高院认为：
    常佳公司接受印尼PTADI公司的订单生产加工的产品全部出口至印度尼西亚，可以认定其行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。

最高法院认为：
    根据相关证据，认定常佳公司已经适当履行了审慎适当的注意义务。常佳公司从事加工业务之时，印尼PTADI公司作为商标权人的资格已经经过印尼司法程序确认，也就是说上柴公司生产的相同或近似商标的产品实际已经无法合法出口至印尼销售。故常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印尼境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响，故不认定为侵权。
案例三：本田案  （2019）最高法民再138号   2019-9-23

一审法院认为：
    恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司提交的证据未能形成完整的证据链条，是商品销售行为不是涉外定牌加工行为，继而认定为侵权。

二审法院认为：
    恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为是涉外定牌加工行为，但认为本案涉及的贴牌加工的产品的流通市场不在中国而在缅甸，不存在让中国境内相关公众的混淆问题，且我国商标法只保护我国依法注册的商标权，保护范围不能延伸到我国领域之外，继而认定恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为并不构成对本田株式会社涉案商标的侵害。

最高院认为：
    确认恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为是涉外定牌加工行为。但认为在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。并且认为本案中相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。最高院认为二审认定的法律和事实均有错误。且商标权作为知识产权，具有地域性，中国境内的民事主体所获得的所谓缅甸商标权利人的“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。最终认定恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为构成侵权。

    通过研读上述案例，自2015年 PRETUL案和2017年的东风案不认定侵权，至2019年的本田案认定侵权。司法实践中想传达的一种观点仍然是不想把市场上某一种贸易方式固化的认定为侵权或者是不侵权，仍然是希望坚持个案原则。故OEM侵权的风险仍然是存在的。

    一般OEM侵权主要考虑以下几个因素：OEM产品是否会造成国内相同或者近似商标的混淆与误认；OEM 是否造成对国内商标权人的真实损害；在OEM加工商品上贴附商标的行为是否构成商标法上的“商标使用”；国内的生产企业是否尽到合理注意和必要审查的义务。实际的司法实践中，法院会对实质性损害进行认定，对各类实际因素进行考量，从而平衡各方利益。

    鉴于OEM模式在我国仍大量存在，国内代工企业的代工行为仍有很大的侵权风险，建议OEM代工企业在签订合同前要严格审查授权企业的商标权权利归属（国外+国内），签订合同时，细化各方的权利义务，做到权责明确，遇到纠纷时能有依据可查。




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